试论商标合理使用及其相关法律问题
试论商标合理使用及其相关法律问题
——评“麦克美高”不正当竞争纠纷案
牟乃桂 纪晓昕
商标合理使用是限制商标权人权利滥用的重要制度，也是维系商标权人利益与社会公共利益平衡的不可或缺的砝码。本文所要分析的“麦克美高”不正当竞争纠纷案是一起涉及商标合理使用的典型案例。笔者拟从该案出发，就商标合理使用及其判断标准、商业标识侵权认定等相关方面的问题作以理论探讨。
一、当事人及案件基本事实
原告：麦克美高文化用品有限公司。
被告；至诚文化有限公司。
正点文化用品有限公司。
本案原告麦克美高文化用品有限公司（以下简称麦克美高公司）系经营文化用品的公司，“麦克美高”是原告的企业名称，同时也是其注册商标，注册有效期为2001年7月14日至2011年7月13日，核准使用商品为第16类。被告至诚文化用品有限公司（以下简称至诚公司）是韩国“麦克”、“美高”品牌的中国总代理，获得在中国区域内独家销售麦克韩国株式会社（以下简称韩国麦克公司）和韩国美高陶瓷股份有限公司（以下简称韩国美高公司）产品的授权。韩国麦克公司与韩国美高公司的法定代表人为兄弟关系，生产和经营的产品为同一类产品，在韩国麦克公司的产品宣传册中同时对韩国美高公司进行介绍。两公司于1997年9月7日分别将“麦克”、“美高”商标在中国商标局进行注册，核准使用商品为第16类。被告至诚公司在参加2001和2002两届中国文化用品商品交易会时，在广告宣传中使用了“韩国麦克美高总代理”和“麦克青岛至诚”的字样，销售的产品包装上也印有“韩国麦克美高中国总代理”字样。
2000年7月1日，原告与韩国皇冠珠笔公司（以下简称韩国皇冠公司）签定代理协议书，获得韩国皇冠公司产品的中国地区销售代理权。2000年12月28日，本案另一被告正点文化用品有限公司（以下简称正点公司）被市工商局等部门查出伪造产品产地，在其产品上标注“MADE IN KOREA”；在其部分笔上使用冒用韩国皇冠公司的商品条形码；部分笔及外包装上印有假冒“MICRO”的商标标识。原告麦克美高公司认为将两被告至诚公司和正点公司的行为已构成不正当竞争，诉至法院。
二、当事人双方诉辩理由
原告麦克美高公司诉称，原告系经营文化用品的公司，“麦克美高”是原告的企业名称字号、商品名称，也是原告获得国家商标管理局核准的中文注册商标。原告的“麦克美高”文化用品在国内属知名商品，享有很高的声誉。被告至诚公司先后恶意诽谤原告商品，在文化用品展销活动中，使用“麦克美高”名称、商标和品牌误导购买者，损害原告的企业声誉和商品声誉，使原告无法正常经营，造成了重大的经济损失。被告正点公司因伪造原告的条形码及产地标注等不正当竞争行为被工商部门查处，被告正点公司与被告至诚公司是生产与销售的关系，两被告应承担连带责任。请求法院判令：一、两被告停止侵权并登报道歉；二、两被告赔偿原告经济损失五十万元。
被告至诚公司认为，其作为韩国麦克、美高公司的代理商，在参加的商品交易会上宣传自己的韩国“麦克”、“美高”中国总代理身份的行为是正常的商业行为。被告至诚公司表明其代理身份并宣传经合法注册商标的行为，不是商标侵权行为，更不会构成不正当竞争，请求法院驳回原告的诉讼请求。
被告正点公司认为，在部分产品上伪造产地的行为并不能成为对原告构成不正当竞争的理由。产地为韩国的文化用品非原告代理的“皇冠”产品独有，被告正点公司的伪造行为并不构成对“皇冠”或其代理商的不正当竞争。条形码不是“皇冠”商标的组成部分也不是产品包装装潢，一般消费者不会根据条形码选择商品，伪造条形码的行为同样不会构成不正当竞争，应驳回原告的诉讼请求。
三、法院判决结果
2002年12月，青岛市中级人民法院一审认定被告至诚公司在获得两个韩国公司授权的情况下，作为代理商有权使用韩国麦克公司和美高公司的商号以及两公司在中国依法取得注册商标进行广告宣传，且韩国麦克公司和韩国美高公司之间存在关联性，因此，在其宣传中使用“韩国麦克美高总代理”的行为是合理使用，不会使相关公众将被告至诚公司销售的商品与原告的商品发生混淆，不构成对原告的不正当竞争；商品条形码在形式上均极其相似，对于相关公众和消费者不具有显著性，对区分商品来源没有意义，消费者不会因为条形码相同而将被告正点公司生产的商品与原告代理的韩国皇冠公司商品混淆；伪造产地是应受行政制裁的行为，不会对原告构成不正当竞争，判决驳回原告麦克美高公司的诉讼请求[1]。
原告不服一审判决，提起上诉，山东省高级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。
四、案件评析
本案是一起有关商业标识权利纠纷的案件，涉及商标的合理使用，商业标识侵权认定等多方面的问题。笔者拟就本案中的焦点问题以及引申出的相关问题加以分析。
（一）至诚公司使用“韩国麦克美高总代理”等字样进行宣传的行为是否构成不正当竞争或商标侵权。
本案中，笔者认为，被告至诚公司的行为是否侵犯了原告合法权益的认定标准是其行为是否构成了商标的合理使用。有权利就应当有限制，不受限制的权利就会被滥用。知识产权是在前人的科学发明创造、文学艺术的基础上取得的，因此，其受到的权利限制更严格，权利限制是知识产权制度中的重要一环，也是该制度生存的必要因素，它大致包括合理使用、权利用尽、权利滥用之禁止等方面的内容，而合理使用是其重要组成部分。
合理使用以往多用于著作权领域，是指在一定条件下，法律允许他人自由使用权利人的权利标的，而不必征得权利人的同意，也不必支付对价。而商标的合理使用（trademark fair use）理论发展较晚，从广义上说商标的合理使用是指未经允许，基于正当目的使用权利人的商标的合法的事实行为，不视为侵权行为。从狭义上讲，是指在顾及商标所有人及第三人的合法利益的情况下，将他人的注册商标在自己的商品或服务上善意的作叙述性的使用。 商标是商品的生产者、服务的提供者为使自己生产销售的商品、提供的服务与他人的同类产品和服务区别开来，而在商品或其包装上使用的标记，其目的是区分不同的生产者、销售者和服务提供者，为此，商标法在赋予商标权人专用权的同时也赋予商标权人以禁止权，禁止他人在相同和相似的商品或者服务上使用相同或者近似的商标，但是为了维护社会公众利益和商标权人利益之间的平衡，法律设定了合理使用的限制。正如美国法官Holmes所说：“商标权只是用于阻止他人将其商品当作权利人的商品出售，如果商标使用时只是为了告知真相而不是要欺骗公众，我们看不出为何要加以禁止，商标不是禁忌。”[2]在2002年9月15日施行的《商标法实施条例》第四十九条中对商标合理使用作出了明确规定“注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。这是在行政法规的层面上对商标合理使用作出的规定，为人民法院的审判工作提供了依据。国家工商行政管理局1999年12月下发的《关于商标行政执法若干意见》第九条也规定“下列使用与注册商标相同或近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：（一）善意使用自己的名称或地址；（二）善意地说明商品或者服务的特征或者属性，尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期”。
笔者拟用下图更直观的表述商标合理使用的范围。下图中A、B分别为两个独立的注册商标专用权人，白色椭圆部分表示两注册商标专用权中“行”的权利，环形阴影部分表示两注册商标专用权中“禁”的权利，中间交叉部分为商标的合理使用区域。首先，注册商标专用权中“禁”的权利的范围必然大于“行”的权利的范围；其次，注册商标专用权的行使范围是有限制的，其权利行使的边缘是其他主体的权利；第三，商标合理使用只存在于“禁”的权利中 ，而不可能出现在“行”的权利范围内。
A B
如何判定是否属于商标的合理使用，我国目前的法律还没有明确规定。在TRIPS协议中，也只作了原则性规定，该协议第17条“例外”条款表述为“成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的合理使用之类，只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法利益”。美国兰哈姆法对此作出了较为详细的规定“将并非作为商标，而是对有关当事人在自己的商业上的个人名称的使用，或对该当事人有合法利益关系的任何人的个人名称的使用，或对该当事人的商品或服务，或者其地理产地有叙述性的名词或图形的使用，作为合理使用；当然这种使用必须是只用于叙述该当事人的商品或服务的正当的、诚实地使用。”结合国外立法和理论上的通说，一般认为合理使用应具备三种要素，即首先，构成该商标的词汇是普通词汇，除了作为商标使用外还有其他含义；其次，使用该名称仅为对该当事人的商品或者服务的描述，不是基于商标性质的使用；第三，当事人并非出于不正当竞争目的的善意且合理的使用。
回到本案，“麦克美高”是原告麦克美高公司享有注册商标专用权的注册商标，在商标存续期内享有对该商标的专用权和禁止权，但其禁止权的行使不能超出合理范围，不能排除他人对该商标的合理使用。韩国麦克公司和美高公司于同日在原告之前在我国商标局进行注册，“麦克”“美高”不仅是其中文企业名称，即中文商号，也是其在中国依法享有注册商标专用权的注册商标。由于韩国麦克公司和韩国美高公司的密切关联性，将其联合表述并无不妥，因此“麦克美高”并不是具有唯一性和独特性的词汇，其至少在表示麦克美高公司的商标和商号的同时，也是韩国两公司的中文商标和商号的联合表述，甚至可以说在麦克美高公司注册之前已经成为进入公有领域的普通词汇。被告至诚公司作为韩国两公司在中国的独家销售代理人，使用“韩国麦克美高中国总代理”描述其代理商地位，对消费者是一种实事求是的客观陈述，而非在商标意义上的使用。且并未有证据证明被告至诚公司在使用中以造成消费者误认、发生市场混淆为目的故意夸大或突出其与原告商标相同的部分，主观上不具有不正当竞争的恶意。综合上述分析可以看出，被告在宣传中使用“韩国麦克美高中国总代理”等表述是合理使用，并不构成对原告的商标侵权和不正当竞争。
（二）被告正点公司伪造条形码和产地的行为是否构成不正当竞争行为。
首先，假冒条形码的行为能否构成不正当竞争行为。《反不正当竞争法》所制止的仿冒行为是特指经营者使用与他人商业标识相同或者近似的商业标识，致使与他人的商品、服务或者营业活动产生混淆，减损他人商业标识的市场价值的行为。从客体上看，其禁止的是对商业标识的仿冒；从对象上看，是对相关公众而言；从目的上看，是为了防止市场混淆或者淡化他人商业标识的显著性或者搭他人商业标识的便车。条形码作为一种便于自动化管理的产品标识，虽然包含有产品来源等信息，但是由于所有的条形码在形式上基本相似，对相关公众不具有显著性，因此也难以造成商品来源的混淆。因此，条形码只是一种产品标识，而不属于《反不正当竞争法》所保护的商业标识，对条形码的假冒也不属于《反不正当竞争法》所制止的仿冒行为。
其次，假冒产地的行为能否构成不正当竞争。《反不正当竞争法》明确禁止伪造商品产地，但是在本案中，被告正点公司将其商品的产地伪造为韩国，虽然造成了市场的混淆，但是，是对公共利益的侵犯，而非对原告个体利益的侵犯，并不构成不正当竞争行为。因此，该伪造行为属行政制裁范围，而非本案要解决的问题，原告的该项诉讼请求也不应得到支持。
在本案中，除了上述两项对判决起关键作用的焦点问题外，还涉及到另外一个值得探讨的问题，即原告的注册“麦克美高”商标的行为是否正当；进一步讲，如该注册行为属不正当行为，那么在原告商标专用权有效期内，其能否禁止特定主体即“麦克”“美高”权利人对该商标的使用。
本案中，原告于2001年7月14日取得“麦克美高”商标的注册商标专用权，核准使用商品为第16类，而韩国麦克公司和韩国美高公司分别于1997年9月7日将“麦克”和“美高”商标在中国商标局注册，核准使用商品为第16类。从时间上看，“麦克”“美高”商标注册时间早于“麦克美高”将近四年之久；从核准使用商品上看，二者是使用在同一类商品上；从二者的相似性上看，“麦克”“美高”商标由于韩国麦克公司和韩国美高公司之间的关联性，往往同时作为商业标识联合出现，“麦克美高”在使用中存在与“麦克”“美高”相同或相似的可能性。从商标法理论出发，我国《商标法》第九条规定“申请注册的商标，应当具有显著特征，便于识别并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。笔者认为，“麦克”“美高”注册商标专用权的有效性和其在事实上的关联性，使注册商标权专用权人取得了联合使用“麦克”“美高”商业标识的在先权利，麦克美高公司将“麦克美高”注册应属不正当注册行为。而从反不正当竞争法理论出发，作为使用在同一类商品上的商标，麦克美高公司注册并使用在先注册并拥有一定知名度的韩国品牌“麦克”“美高”的联合体，的确存在不正当的利用他人市场成果的嫌疑，即存在“搭便车”行为的嫌疑。
如果“麦克美高”商标实为不正当注册，其在有效期内能否禁止特定主体“麦克”“美高”权利人的使用呢？笔者认为，商标权是一种基于行政机关授权而产生的权利类型，而不是自发产生的，它的产生和消灭都必须经过法律规定的程序，由有权机关作出，因此只要经合法授权，未被撤销，且在有效期间内，均推定是合法有效的，享有禁止他人使用的权利。在本案中，如果被告至诚公司不是在合理使用的范围内使用“麦克美高”，而是直接将“麦克美高”作为商标或其他商业标识进行使用，造成公众的误认和市场的混淆，原告麦克美高公司自可以注册商标专用权对抗其使用，即便该注册本身是不正当行为。依照我国《商标法》的规定，他人对已注册商标有争议的，可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标，对商标评审委员会作出的维持或者撤销的裁定不服的，才能向人民法院起诉。因此，人民法院在商标权纠纷案件中，即使认为该注册商标有瑕疵，也应推定其是合法有效的，而不能依职权直接予以认定。对注册商标是否有效的认定只能由相关当事人提出，按照《商标法》规定的程序进行。
（本文作者牟乃桂：青岛市中级人民法院民三庭庭长；纪晓昕：上海大学知识产权学院硕士研究生，青岛市中级人民法院民三庭书记员）
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[1] 该判决发布于《青岛知识产权审判网》，http://www.qdmc.gov.cn。
[2] 转引自傅钢著《试论商标的合理使用及其判断标准----从新商标法实施条例的有关规定谈起》，下载于http://www.cnipr.com/zsyd/xslw/brandname/t20030918_19506.htm。
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