从一起专利侵权案件谈“等同原则”的适用
从一起专利侵权案件谈“等同原则”的适用
陈 明 明
最近，蒋志培庭长在北京人民大会堂召开的纪念专利法颁布二十周年座谈会上谈到：“专利审判要做到，不仅要保障知识产权人合法的技术垄断权益，也要保障技术市场中技术的自由流动和充分竞争，注意私权与公众利益的合理界定，既要避免保护不力，也要防止权利的滥用，营造一个公平竞争、能够让一切创造社会财富的源泉充分涌流的专利司法保护环境” ，“作为经济法制建设的重要内容，专利审判要做到，在全国统一执法尺度，实现同样或者类似案件的裁判结果相互协调和社会效果基本一致，营造一个公平统一和可预见的专利司法保护环境，使知识产权依法、切实地得到充分的保护”。笔者认为，蒋志培庭长的讲话重申了我们在专利审判中应遵循的原则，我们应该深刻领悟和体会。我国自1985年4月1日起实行专利制度，专利审判工作已经经过了二十年。在大量的发明和实用新型专利侵权纠纷案件的处理中，其中涉及等同性范畴侵权的案件占有相当的比重 ，但是各地法院在对等同侵权认定原则的掌握以及是否等同的判定方法方面仍然存在着宽严不一的情况，因而有必要尽早加以统一。本文试图通过我院审理的一起具体的案例，对于等同原则的适用以及是否等同的判定方法方面进行相应的阐述和探讨。
[基本案情]
原告江某拥有一项烫金机的实用新型专利，该专利权利要求书所限定的技术方案包括以下必要技术特征：A、底座；B、工作台；C、机身；D、丝杠；E、齿柱；F、在一水平的底座上装有竖向的机身，机身的上段向前弯折成平悬梁状，悬梁的外端装一竖向的齿柱；G、齿柱的下端装有加热板，加热板的下面装有烫金模体；H、齿柱中间装有滑板；I、滑板上方齿柱外围装有弹簧；J、烫金模体的下方装有一平面工作台；K、工作台下方装有托板；L、工作台、托板下方装有一竖向丝杠将二者与底座连接。
被告华荣公司制造的手动烫印机的技术方案包含以下技术特征：a、底座；b、工作台；c、机身；d、丝杠；e、齿柱；f、在一水平的底座上装有竖向的机身，机身的上段向前弯折成平悬梁状，悬梁的外端装一竖向的齿柱；g、齿柱的下端装有烫金版，烫金版的后表面上具有深入到烫金版内的圆孔，圆孔中放置有电加热装置；h、齿柱中间装有滑板；i、滑板上方齿柱外围装有弹簧；j、烫金模体的下方装有一平面工作台；k、工作台下方装有托板；l、工作台、托板下方装有一竖向丝杠将二者与底座连接。
原告认为被告制造的被控侵权产品构成专利侵权，遂诉讼至法院。
[法院裁判]
通过对原告与被告产品技术特征的对比，相同的技术特征有十一项：A—a，B—b，C—c，，D—d，E—e，F—f，H—h，I—I，J—j，K—k，L—l。不相同的技术特征有一项：G—g。就相关技术特征是否适用等同判定问题，一审法院认为，通过原告专利的技术特征与被告产品的技术特征相比，不同之处在于原告齿柱的下端装有加热板，加热板的下面装有烫金模体（技术特征G），而被告产品齿柱的下端装有烫金版，烫金版的后表面上具有深入到烫金版内的圆孔，圆孔中放置有电加热装置（技术特征g） 。对于不相同的技术特征是否构成等同，一审法院认为：
1、技术手段方面的基本相同
根据本专利说明书及附图的解释，结合本技术领域的常识，在本专利的技术特征G中，加热板是一个发热体，提供烫印的热源。烫金模体主要有两个功能，一个是安装模板，对模板起到支撑作用，另一个是将加热板发出的热量传递到模板上，使模板达到可以烫印的温度。要实现这两种功能，在构造上要满足以下两个条件：一是烫金模体与加热板之间的接触面要尽量的大，并且接触面必须紧密，这样才能保证加热板发出的热量快速地传递到烫金模体上，并且减少热量的损失；二是烫金模体应当具有足够的强度，能够对模板起到支撑作用。从说明书附图中表示的构造来看，在技术特征G中加热板的下表面和烫金模体的上表面应当都是平面，两者之间面面接触，这种联结方式有利于加热板向烫金模体上传递热量。
在被告产品的技术特征g中，烫金板采用金属材料铸造，然后经过切削加工，形成一个长方体的形状。因为它是一个整体的金属铸造件，本身具有较好的机械强度，其下表面用于安装模板，对模板能够起到很好的支撑作用。在烫金板的后表面上的圆孔中安装电加热装置，电加热装置是热源，它直接对烫金板加热。烫金板的下表面用于安装模板，电加热装置发出的热量经过烫金板直接传递到模板上。尽管在被告产品的技术特征g中没有分成明显的加热板和烫金模体，但是由于烫金板在垂直方向具有一定的厚度，可以将烫金板沿垂直方向分为两个区域，上面安装有电加热装置的区域与本专利的技术特征G中的加热板对应，下面没有安装电加热装置的区域与本专利的技术特征G中的烫金模体对应。因此，技术特征g所采用的技术手段与技术特征G基本相同。
2、实现功能方面的基本相同
在技术特征g中，烫金板主要通过其下表面安装模板，对模板起到支撑作用。电加热装置发出的热量经过烫金板下面的区域传递到模板上，对模板进行加热。因此，技术特征g所实现的功能与技术特征G的功能基本相同。
3、达到效果方面的基本相同
在技术特征g中，烫金板是一个整体的金属板块，具有足够的机械强度。烫金板的下表面是平面，该平面用于安装模板，它能够对模板起到很好的支撑作用。电加热装置发出的热量经过烫金板一定的厚度，直接传递到模板上，可以快速对模板进行加热，减少热量的损失。因此，技术特征g所达到的效果与技术特征G的效果基本相同。
因此法院认定，被告产品中的技术特征g与本专利中的技术特征G构成等同技术特征，构成对原告的专利侵权。
判决后，该案上诉至二审法院，二审法院维持了一审法院的判决。
[判解研究]
通过对该案的审理，笔者拟对于等同原则的适用以及是否等同的判定方法方面进行相应的阐述和探讨，以求教于同仁。
一、“等同原则”在专利侵权案件中的适用
（一） 国外专利法中的等同原则
美国是一个以判例法为主的国家，美国的等同侵权理论及具体判定方法往往见于有关的判例之中而不见于制定法中。1814年的欧迪恩一案（Odiorne v.Winkley，18F.Cas.581，582）中，法官斯托里即说：“仅仅以似是而非的不同或轻微的改进， 不能动摇原有发明人的权利。” [1]在1854年的威南斯一案（Winans v. Denmead，56 U.S.(15 How.)330，343）中，最高法院认为， 等同理论是指“权利要求及于所获专利的东西，而不论它的形式或比例是如何不同。”[2]根据这个观点，在适用等同理论确定被控产品或方法是否侵权时，可采用“权利要求及其等同物”的公式。
美国联邦最高法院在1950年，在格雷弗油罐制造公司诉林德航空制品公司 一案中创立了现代等同理论（Graver Tank & Mfg. Co. V. Linde Air Products Co.）。该判决书中认为：“允许模仿专利发明将使专利权的保护形同虚设。……等同原则就是对这种侵权行为的反应，该原则的实质是一个人不能骗得专利。”[3]80年代后， 随着支持发明政策的实行，等同原则受到各方面的关注，学说及判例也随之涌现。对各国等同原则的发展影响较大的专利侵权诉讼案可以说是美国联邦最高法院1997年3月3日判决的希尔顿·戴维斯化学公司诉沃纳·金肯逊有限公司专利侵权一案（Warner－Jenkinson Co.inc.V.Hilton Davis Chemical Co.），在该案中，重新阐释了等同理论中的一些基本要素，并明确了适用要件，澄清了下级法院和专利学术界及律师界争论的一些问题。
日本是个实行“拿来主义”的国家。在过去，日本为了促进其经济的飞速发展，大量地吸引、改良欧美的技术，在技术水准还比较低的阶段，比较窄的专利保护范围对日本是有利的。所以，曾有一些学者反对应用等同原则，在司法实务中，对等同原则的适用也往往持消极的态度（注：中山信弘：《工业所有权法（上）、特许法〔第2版〕》（日文）第392页，弘文堂、1998年。）。[4]但是到了上世纪末，日本专利侵权判定的司法实践有了新的发展，学术界逐渐肯定了等同原则的适用。日本最高法院1998年就“环形滑动滚珠轴承”等同侵权案作出的三审裁决，提出了“等同侵权五要件”判断标准，其理论分析对日本乃至世界各国侵权的研究将产生很大的影响。所以说，在日本等同原则已得到了完全的确立。
此外，世界知识产权制定的《专利协调协定》第21条第（2）（a）款也正面承认了等同原则。可以说，肯定等同原则的适用是世界性的潮流。
（二） 我国专利法中的等同原则
在我国，多年来虽然等同原则早已运用于我国法院审理专利侵权案件的审判实践中，但我国专利法及其他有关法律、行政法规对等同原则没有作出明确规定。法官在实践中仅凭个人对等同原则的理解来适用这一原则，难免尺度不一。为了使专利权人的合法权益得到全面、切实的保护，使人民法院运用等同原则判定专利侵权时有明确的依据，2001年6月19日最高人民法院发布了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，第一次以司法解释的形式将等同原则明确为专利侵权判定的一项司法原则。该司法解释第十七条规定：“ 专利法第五十六条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求’，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。 等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。
等同原则实质上是将涉案专利的保护范围延伸到与专利权利要求书等同的部分，结果是扩大了专利权利的保护范围，其中不可避免的渗入专利法官的主观因素。“因此等同原则是一个平衡点，它的基本要点就是平衡专利权人利益与社会公众利益。把握适当，既可以有效地保护专利权人的利益，又能促进科学技术进步，否则就可能适得其反”[5]。
（三） 等同原则的适用应注意的几个问题
1、专利权保护范围的扩大不宜笼统地以该权利要求的等同物来确定，而须根据权利要求书中明确记载的必要技术特征的等同特征进行确定。即等同原则必须落实到权利要求的各项具体技术特征上，而不能适用于发明创造的整体。“有的学者认为，目前，我国所采用的是比较宽松的适用条件，基本上认同“整体等同”原则。按照这种原则，如果根据专利发明的技术构思，省略权利要求中重要性比较小的技术特征，而且对于所属技术领域的技术人员来说，这种省略又是容易做到的，应当以等同原则认定侵权成立。这种原则显然容易使专利的保护范围过大，损害公众的利益。而且与我国目前司法实际并不完全相符” [6]。
2、等同特征与权利要求书中明确记载的技术特征必须在手段、功能和效果三个方面都没有实质性区别，而是简单的替换或者变换。这是认定构成等同的客观标准。因此，必须将等同技术特征逐一与被代替的技术特征进行对比，并作出认定。对比结果如果达到了三个基本相同，便成为适用等同原则的一个重要条件。
3、等同原则适用的时间界限。判定等同原则是否适用时，等同手段或等同物存在时间界限是十分重要的，即在什么时期存在的技术手段或工具、设备等才能构成等同手段或等同物。日本的学术界的多数意见曾经是所谓申请时说，但1998年2月24日的最高裁判所的判决采用了侵害时说。 美国的判决及世界知识产权组织的专利协调协定第21条也都采用的是侵权时说。以侵权日为基准日，对专利权人最为有利，也最容易操作。在我国，比较典型的是1996年10月审结的电脑电疗仪专利侵权案。审理此案的法院认为，“被告利用电子技术的发展，对专利技术方案中的必要技术特征进行了合并，对个别技术特征采用了不同的具体实现手段，所属领域的普通技术人员不用经过创造性劳动就可以实现这种变化。被控侵权产品和专利技术方案的差异仅仅是一种在技术上等效的手段替换，二者在技术目的和效果上相同，属于等同的技术方案”[7]。
4、等同特征是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征，这是认定构成等同的主观标准。所谓普通技术人员，是一个抽象的概念，应当以侵权发生期间该专利所属领域的平均知识水平为标准衡量，是指具有该技术领域中的一般知识和能力的技术人员，既不是该领域的技术专家也不是不懂技术的人。它要求审判人员或者从事技术鉴定的技术人员应以所属技术领域普通技术人员的眼光分析判断技术方案或技术特征。《审查指南》定义“所属技术领域普通技术人员”是一种假想的人，“他知晓发明所属技术领域所有的现有技术，具有该技术领域中普通技术人员所具有的一般知识和能力，他的知识水平随着时间的不同而不同”。[8]
本案在等同原则的适用方面是正确的。首先，专利权保护范围严格根据权利要求书中明确记载的必要技术特征的等同特征进行确定。通过原告专利的技术特征与被告产品的技术特征相比，不同之处在于原告技术特征G与被告技术特征g。其次，将等同技术特征逐一与被代替的技术特征进行了对比。技术特征g所采用的技术手段、所实现的功能、所达到的效果与技术特征G基本相同，故认定了被告侵权行为的成立。最后，本案在审理中，聘请了具有专业技术的专家作为人民陪审员，审判人员与人民陪审员一起很好的以所属技术领域普通技术人员的眼光分析判断了烫金机实用新型专利的技术方案或技术特征，做出了被告构成等同侵权的判定。这里便涉及到了笔者将要探讨的第二个问题，法院在对是否等同进行判定时可以采取的方法，是求助于专业技术鉴定，还是聘请专家陪审员？
二、是否等同的判定—“专家陪审员的聘请”
我院在专利案件的审理过程中，会经常遇到专业技术问题，特别是在对是否等同的判定方面，我院以前通常的做法是委托专业部门对技术问题进行鉴定。这种方式确实有助于解决审判中所涉及的技术问题，应该值得肯定，但是也存在着一些弊端。首先，目前我国的知识产权鉴定机构还存在着管理无序；没有相应的鉴定规则和鉴定程序；鉴定人鉴定资格没有统一标准等问题，各知识产权司法鉴定机构之间彼此独立、各自为政现象严重，这就出现对一个技术问题，各家鉴定机构会出现不同的鉴定结论，当事人对此鉴定结论争论不已，造成一些案件久拖不决。其次，由于鉴定结论对案件中特殊的专业性待证事实产生的证明力是其他证据种类无法替代的，一些法官于是就习惯性地简单地将所有技术内容全部推给鉴定部门，不经实质性审查判断，无条件地将是否等同的鉴定结论直接作为审判的基础，这种做法实际等于将人民法院的审判权交给了鉴定部门，亦有违宪法规定。而鉴定部门在对是否等同作出认定的时候，由于具有较强的主观性，且其鉴定过程往往没有诉讼程序的保障，如人员的回避制度、当事人抗辩制度等，鉴定部门对法律问题的鉴定意见往往有失于至少是程序意义上的公正。笔者认为，对于是否等同的侵权判定，应由法官在判决中做出认定，而不能无条件的直接采纳鉴定结论。“对专业技术问题的鉴定目的，是为了让法官理解技术事实，并不能代替法官判案。判定被控侵权产品的某项技术特征与原告权利要求书中对应技术特征是否等同，是该领域的普通技术人员对技术事实的理解和认定问题，而等同原则又是公平原则在专利侵权判定中的具体运用，如何运用等同原则判定侵权，是法律适用问题，是法官的职责，法官要依据案情全部事实，运用等同原则公正地解决纠纷。”[9]笔者认为，借鉴日本东京高等法院聘请技术专家担任人民陪审员，使技术专家受到一系列庭审规则的制约，如回避制度、合议制度等等，既符合正当程序原则，也可以符合程序地解决法官对专门问题的认知能力不足的情况，不仅有利于维护当事人的合法权益，而且更好的体现了司法公正，是值得提倡的。
本案是我院在审理专利案件中第一次聘请技术专家作为人民陪审员，对我院的专利案件审判有着重大的意义。其实早在1985年2月16日，最高人民法院《关于开展专利审判工作的几个问题的通知》中就规定“人民法院在审理专利案件时，要与有关部门密切联系，充分发挥科研单位、生产部门的专家、学者的作用，可以聘请他们作临时的或者长期随技术顾问，也可以请他们担任技术鉴定人，还可以邀请他们担任陪审员，直接参与专利审判工作”。聘请专家陪审员直接参加案件的审理，有着它的许多优点。首先，它杜绝了“各家鉴定机构会出现不同的鉴定结论，案件久拖不决”现象的出现，提高了案件的办案效率。其次，委托鉴定过程中，专家对案件审理的参与毕竟是间接的、诉讼外的，即便鉴定的专家到庭接受当事人的质询，但专家陪审员的聘请，可以保证专家更直接全面的接触案情，直接听取当事人的诉辩主张及进行询问，有利于做出更客观、准确的、更效率的判断。可使专家在诉讼程序内利用其学识为技术问题的解决更好的发挥作用。再次，聘请技术专家作为人民陪审员参与审判工作，不仅有利于个案技术问题的解决，还可以起到通过相互交流提高法官解决技术问题的意识和水平的作用，杜绝了法官只是盲目的适用鉴定结论，而不注意提高自己解决技术问题的分析能力。
以上是我院在审理一起专利侵权案件中，对等同原则的适用以及对是否等同的判定方法方面一些经验和认识，供同行们参考和批判。
（作者陈明明：青岛市中级人民法院民三庭助理审判员）
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[1] 李明德：《美国专利法中的等同理论—希尔顿化学公司案述评》，见《外国法译评》，1999年第2期，59-76页。
[2] 李明德：《美国专利法中的等同理论—希尔顿化学公司案述评》，见《外国法译评》，1999年第2期，59-76页。
[3] 张泽吾：《等同原则的法哲学思考—基于抽象物的分析进路》，见《电子知识产权》，2004年第2期，第12页。
[4] 刘惠明：《试论确定专利保护范围的等同原则》，见外国法译评（法学译丛），1999年第4期，98-101页。
[5] 张辉：《等同判定易混淆的几个问题》，见程永顺主编《专利侵权判定实务》，2002年3月，91页。
[6] 李德山：《日本最高法院首次确认在审判专利侵权案件中可适用等同原则》，见《中国专利报》，1998年5月20日，转引自程永顺主编《专利侵权判定实务》，2002年3月，52页。
[7] 刘继祥：《试论专利侵权诉讼中等同原则的适用》，见程永顺主编《专利侵权判定实务》，2002年3月，82页。
[8] 《审查指南》，第二部分第四章37-38页。
[9] 谭筱清：《等同原则适用的限制条件》，见《人民司法》2004年第3 期，75 页。